商标使用应发挥商品来源识别作用
要 旨
注册商标的使用，必须是在商业流通领域发挥了商标区分商品或服务来源识别作用的使用。注册商标许可使用人与被许可使用人之间，即使有标注被许可的注册商标标志的商品买卖行为，由于此类买卖行为是在特定的市场主体之间发生的，该买卖行为的发生不是通过商标的识别作用建立的，故在这种情况下难以认定是该被许可使用的商标起到了区分商品来源的作用，因而也就不能认定使用该商标标志的行为构成商标法意义上的商标使用行为。
案 情
当事人：原告(被上诉人)艺术家组合公司 被告(上诉人)：国家工商行政管理总局商标评审委员会 第三人(上诉人)：索娜缇国际有限公司
案由：商标撤销复审行政纠纷
1992年4月15日，大邑国际有限公司(简称大邑公司)申请在第25类服装、内衣裤、帽子商品上注册第634764号“MANGO”商标(简称复审商标)。1993年3月20日，经商标局核准注册，经续展专用权期限至2013年3月19日止。 2003年4月8日，商标局受理了艺术家组合公司以连续三年停止使用为由提出的撤销复审商标的申请。2004年3月1日，商标局作出撤2003002525号《关于复审商标连续三年停止使用撤销申请决定》(简称撤2003002525号决定)，认为大邑公司在法定期限内未提交复审商标的使用证据，复审商标予以撤销。 2004年3月19日，大邑公司向商标评审委员会申请复审，其主要理由为：2000年4月8日至2003年4月7日期间，大邑公司的商标许可人和再许可人一直在中国大陆生产冠以复审商标的商品并将该商品销售至巴拿马。大邑公司为此向商标评审委员会提交了下列主要证据：
1、大邑公司与索娜缇国际有限公司(简称索娜缇公司)于1993年3月19日订立的《商标许可使用合同》原件及其对应中文译本，其中约定大邑公司允许索娜缇公司非独占性地在除台湾、香港和澳门以外的中国地区内将复审商标使用于服装、内衣裤、鞋等商品上，并且允许索娜缇公司将复审商标再许可给被许可人的零售商使用，合同有效期限自1993年3月19日起至2013年3月19日止；
2、经认证的2002年5月20日索娜缇公司(买方)与绍兴凯利雅国贸物资有限公司(卖方，简称绍兴凯利雅公司)签署的有关合同原件，其中可见复审商标以及冠以复审商标的商品型号为M-6602和M-6603，装船港：中国上海，目的地港：巴拿马；
3、经认证的2001年11月26日就索娜缇公司购买绍兴凯利雅公司所生产的冠以复审商标的商品所开具的形式发票；
4、2003年3月3日就索娜缇公司购买绍兴凯利雅公司所生产的冠以复审商标的商品所开具的形式发票(装船口岸：中国上海／宁波，目的地：巴拿马，涉及的商品型号中包括M-6603)和冠以复审商标商品的照片；
以及16、大邑公司与索娜缇公司签署的有效期限自1998年3月25日至2013年3月19日的商标使用合同复印件及其中文译本。在本案原审庭审过程中，商标评审委员会承认未将该证据向艺术家组合公司送达。
2004年8月24日，经商标局核准，复审商标转让与索娜缇公司。2009年12月29日，索娜缇公司向商标评审委员会提交申请，声明承受转让人地位，参加后续的评审程序并承担相应的评审后果，故商标评审委员会将申请人变更为索娜缇公司。
艺术家组合公司向商标评审委员会提交了答辩和质证意见，其中针对上述证据1的真实性提出质疑，认为证据1《商标许可使用合同》上所载明的邮件地址：sonneti@sinfo．net在合同签订的1993年尚不存在，sinfo．net在1995年才注册成立，并向商标评审委员会提交了关于域名sinfo．net的信息打印页作为反证。
2010年5月4日，商标评审委员会作出商评字[2010]第09112号关于第634764号“MANGO”商标撤销复审决定(简称第9112号决定)。该决定认为：在案证据可以证明在2000年4月8日至2003年4月7日期间索娜缇公司在服装上使用了复审商标。依据《商标法》第四十四条第一款第(四)项、第四十九条和《商标法实施条例》第四十一条的规定，决定：复审商标在服装、内衣裤上的注册予以维持，在帽子上的注册予以撤销。
审 判 北京市第一中级人民法院认为：艺术家组合公司向商标评审委员会指出证据1存在真实性瑕疵，并就此提交了反证。商标评审委员会对于艺术家组合公司的质证意见和相关反证并未进行评审，就直接以证据1作为复审商标的使用证据显属不当。商标评审委员会在复审程序中没有向艺术家组合公司送达证据16，艺术家组合公司在复审程序中没有对该证据进行质证的机会，该证据不应作为商标评审委员会作出第9112号决定的事实根据。故证据1和16尚不能直接作为商标评审委员会作出第9112号决定的事实根据，而且复审商标系与2004年8月24日才转让于索娜缇公司。因此，现有证据尚不足以证明在2000年4月8日至2003年4月7日期间索娜缇公司已经被许可使用复审商标。即使上述证据2、3、4能够证明索娜缇公司曾于上述期间委托绍兴凯利雅公司加工使用复审商标的男裤等商品，但现有证据不足以证明索娜缇公司对于复审商标的这种使用有合法有效的授权来源，未经商标权人的许可对于注册商标的使用不属于商标权人控制下的使用，其行为不能用于证明注册商标使用义务的履行。
非核定使用商品上的使用不是复审商标的使用，而是未注册商标的使用或者其他注册商标的使用，即使与核定使用商品构成类似，该种使用也不会使消费者将核定使用商品与复审商标联系，不能发挥商标的功能和作用，因此不能推定是注册商标的使用。商标评审委员会在第9112号决定中，以男裤等商品与内衣裤等属于类似商品作为维持复审商标在内衣裤等商品上注册的理由，没有事实根据和法律依据，显属不当。
综上，北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(二)项第1、3目之规定，判决：一、撤销第9112号决定；二、商标评审委员会重新作出裁定。 商标评审委员会和索娜缇公司均不服原审判决，提起上诉。
北京市高级人民法院二审认为：本案中，复审商标在2000年4月8日至2003年4月7日期间的注册人为大邑公司，虽然大邑公司在商标评审阶段提交了其与索娜缇公司之间签订的商标许可使用合同，但艺术家组合公司已提出相应的证据，对大邑公司与索娜缇公司之间商标许可使用合同的真实性提出质疑，在索娜缇公司未能提交充分证据加以反驳的情况下，该商标许可使用合同的真实性无法得到确认。即使大邑公司与索娜缇公司之间商标许可使用合同真实存在，在案也并无证据证明索娜缇公司与绍兴凯利雅公司之间存在复审商标的许可使用合同。即使索娜缇公司获得大邑公司的许可后，有再许可他人使用复审商标的权利，绍兴凯利雅公司使用复审商标标志的行为能够推定获得了索娜缇公司的许可，但这种商标许可使用人与被许可使用人之间标注商标标志的商品买卖关系，也不能被认定构成商标法意义上的商标使用行为。根据在案证据既不能认定绍兴凯利雅公司使用复审商标标志的行为，构成商标法意义上的商标使用行为；也不能认定绍兴凯利雅公司使用复审商标标志的行为获得了复审商标注册人的合法授权、体现了复审商标注册人的意志，是复审商标注册人的商标使用行为。故原审判决的相关认定并无不当，依法应予维持。
商标是否获得了真实、合法的商业使用，应当考虑使用该商标的商品或服务的自身特点，根据相关证据并结合日常生活经验法则加以综合判断。商标注册人或者被许可使用人在核定使用的一种商品上使用注册商标的，在与该商品相类似的商品上的注册可予以维持。但由于在案证据不能证明复审商标注册人在2000年4月8日至2003年4月7日期间有使用复审商标的行为，商标评审委员会以“男裤”等商品与“内衣裤”等商品属于类似商品作为维持复审商标在“内衣裤”等商品上注册的理由是否恰当，已无评述的必要。
综上，北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第(一)项之规定，判决：驳回上诉，维持原判。
重点评析
在商标审判实践中，如何认定商标法意义上的商标使用行为一直存在争议，尤其是一些涉及涉外定牌加工的案件，这种争议就更加突出，在有的案件中法院认为这种行为构成商标法意义上的商标使用行为[1]，有的则不认为涉外贴牌加工行为属于商标法意义上的商标使用行为[2]。实际上，涉外定牌加工只是讨论商标法意义上的商标使用行为的一种特例，对于如何认定商标法意义上的商标使用行为，应当放在一个更为宏观的视野上，用法律术语加以讨论。而商标的识别性，无疑是其中不应忽视的重要内容。
一、商标的识别性 商标权保护的法律界限和疑难复杂问题的解决，往往需要追及商标权的性质，从法律性质上获得根本性解决。[3]通常认为，商标是商品或服务的提供者为了将自己的商品或服务与他人提供的同种或类似商品或服务相区别的标记，商标的首要功能是区分商品或服务来源，即使消费者能够通过商标将相同或类似商品或服务的提供者区分开来。商标的这一功能被称为识别功能。[4]《商标法》第八条规定，任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS)第15条也规定，任何能够将一企业的商品或者服务与其他企业的商品或者服务区分开来的标志或标志的组合，均应能够构成商标。欧盟《协调会员国商标法部长会议第一号指令》(89／104／EEC)第二条也规定，所有可用书面形式表示的标志，尤其是包括人名的字词、图形、字母、数字、商品及其包装的外形，只要能将一企业的商品或者服务同其他企业的商品或者服务区分开，均可构成商标。
但是，商标的识别功能往往是从区分同种或类似商品的不同提供者的角度上被加以强调的。《商标法》第九条规定，申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别。而商标的显著特征包括两个层次，即识别性特征和区分性特征。其中，识别性是指商标的符号构成能够使消费者识别、记忆，可以发挥指示商品或服务来源的功能。区分性是指一商标可以区别于他商标，与他人使用在相同或类似商品、服务上的商标不相同、不近似，不会引起消费者的混淆。[5]标志要成为商标，必须发挥识别商品来源和区分商品来源的作用。[6]实际上，“商标最基本的作用是标示出处。”[7]商标的识别作用先于商标的区分作用而存在，只有相关公众首先将相关标志作为标示商品或服务来源的标志加以识别对待，该标志才会在相同或类似商品的不同提供者之间发挥来源区分作用。因此，无论是对商标及其显著特征的理解，还是对商标使用行为的理解，都不应忽视商标的识别性。
从《商标法实施条例》第三条的字面规定看，只要将他人商标使用在商品或者商品的容器上等，就是商标使用。但《商标法》第五十二条第(一)项关于“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”的规定，明确了构成该侵犯注册商标专用权的要件之一是侵权行为人使用了“商标”，即有商标意义上的使用行为，如果行为人使用的不是商标，即未在商标意义上使用有关标志，则无侵权行为可言。[8]而判断某一标志是否作为商标使用，识别性特征的判断则是不能忽略的前提。
二、商标许可与商标使用 注册商标的使用，既包括商标注册人自己的使用，也包括获得商标注册人许可的其他主体的使用，但这种使用必须是在商业流通领域发挥了商标区分商品或服务来源识别作用的使用。只有发挥了商品或服务来源识别作用的标志的使用，才能被认定为是商标法意义上的商标使用行为。如果仅仅是单纯地许可他人使用自己的商标或转让商标权，而许可人和被许可人或者转让人和受让人都没有对商标进行实际的使用，那么，这种行为也不能被认定为商标意义上的使用。对于这个问题，法院已有明确的界定：“这些行为仅是许可人或转让人与被许可人或受让人之间的行为，不具有面向消费者昭示商标的标识功能，因此商标权人对涉案商标的许可他人使用以及其后的转让行为均不属于商标的使用。”[9]也就是说，商标法意义上的商标使用，必须是面向社会公众的使用行为，必须与具体的商品或服务相结合，起到区分商品或服务的来源的作用。商标，应当是市场经济中商品或服务贸易中的媒介，而绝不应是交易的对象本身，只有这样的商标标志的使用行为，才是商标法意义上的商标使用行为，否则，它只能是财产法领域中的一种财产而已。[10] 正是基于商标的识别性特征，注册商标许可使用人与被许可使用人之间，或者生产标注被许可的注册商标标志的商品的委托人与受托人之间，即使有标注被许可的注册商标标志的商品买卖行为，由于此类买卖行为是在特定的市场主体之间发生的，该买卖行为的发生不是通过商标的识别作用而建立的，故在这种情况下，也难以认定是该被许可使用的商标起到了区分商品来源的作用，因而也就不能认定使用该商标标志的行为构成商标法意义上的商标使用行为。虽然涉外定牌加工行为的性质认定，涉及的具体情况和利益关系复杂，最高人民法院此前一直采取审慎表态的做法[11]，但在最近的判决中，最高人民法院已明确指出：“商标的基本功能在于商标的识别性，即区别不同商品或服务的来源，因此商标只有在商品的流通环节中才能发挥其功能。”[12]可见，是否构成商标法意义上的商标使用行为，并不会因其涉及涉外定牌加工行为而有所变化，如果不能发挥区分商品或服务来源的识别作用，商标标志本身的使用行为便不能认定为是商标法意义上的商标使用行为。
注释 [1] 广东省高级人民法院．(2006)粤高法行终字第22号行政判决书；北京市高级人民法院．(2010)高行终字第265号行政判决书。 [2] 上海市第一中级人民法院．(2011)沪一中民五(知)终字第130号民事判决书；北京市高级人民法院．(2011)高行终字第866号行政判决书；山东省高级人民法院．(2012)鲁民三终字第81号民事判决书。 [3] 孔祥俊：《商标法适用的基本问题》，法律出版社，2012年版，第55页。 [4] 王迁：《知识产权法教程(第二版)》，中国人民大学出版社，2009年版，第387-388页。 [5] 李琛：《知识产权法关键词》，法律出版社，2006年版，第58页。 [6] J．Thomas McCarthy．McCarthy on Trademarks and Unfair Competition(4th Edition)[M]．2012：$ 3:1 [7] 黄晖：《商标法》，法律出版社，2004年版，第2页。 [8] 同[1]第121页。 [9] 北京市高级人民法院，(2006)高行终字第78号行政判决书，2006年。 [10] 周波：《论商标意义上的使用》，知识产权法律应用征文大赛论文，[最高人民法院知识产权审判庭、人民法院报社、中国知识产权法学研究会]，2012年。 [11] 同[3]第127页。 [12] 最高人民法院(2012)行提字第2号行政判决书，2012年。 作者单位：北京市高级人民法院知识产权庭
