鳄鱼恤有限公司“CROCODILE 鳄鱼恤 SINCE 1952及图”商标注册异议案例分析
申请人因第3961541号“CROCODILE 鳄鱼恤 SINCE 1952及图”商标（以下称被异议商标）异议一案，不服商标局(2017)商标异字第0000039742号不予注册决定，于2017年09月29日向国家商标局评审委员会申请复审。国家商标局评审委员会依法受理后，依照《商标评审规则》第六条的规定，组成合议组依法进行了审理，现已审理终结。
原异议人在异议阶段的理由：一、被异议商标与原异议人在在先注册的国际注册第638122号图形商标、国际注册第821541号图形商标、国际注册第581924号图形商标、国际注册第808033号图形商标（以下称引证商标一至四）构成使用在类似商品上的近似商标。二、原异议人的“鳄鱼图形”系列商标曾被认定为第25类服装商品上的驰名商标，被异议商标是对原异议人驰名商标的抄袭摹仿。三、被异议商标的申请注册侵犯了原异议人的在先著作权。四、原异议人与申请人曾就双方的商标情况达成协议，被异议商标被明确不允许在中国大陆进行申请注册，申请人申请注册被异议商标明显具有恶意，破坏了社会公序良俗，易产生不良社会影响。综上，请求依据《中华人民共和国商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（七）项、第（八）项、第十三条第三款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的相关规定，不予核准被异议商标的注册。
原异议人向商标局提交了以下主要证据（复印件）：
1.原异议人商标注册信息、判决书、异议裁定书等；
2.原异议人公司及品牌介绍、媒体报道等广告宣传材料；
3.原异议人在中国的店铺列表及部分店铺照片、相关经营情况统计表；
4.梦田服装（上海）有限公司（原异议人商标被许可使用人）审计报告、分销合同、广告费用专项审计报告、部分广告代理机构情况及部分合同发票等相关证据；
5.《全国重点商标保护名录》摘页；
6.Seenk公司向原异议人转让“鳄鱼图形”有关的权利的声明及翻译、“鳄鱼图形”作品说明及翻译、“鳄鱼图形”著作权登记证书；
8.原异议人与申请人签订的共存协议书；
9.其他证据材料。
商标局不予注册决定认为，被异议商标“鳄鱼恤CROCODILE CROCODILESINCE 1952及图”指定使用商品为第28类“与电视机连用的游戏机；玩具；竞技手套”等。原异议人引证商标三、四因连续三年不使用已被我局予以撤销，该撤销决定现已生效，因此对被异议商标已不构成在先权利障碍。被异议商标与引证商标一、二在构图手法、视觉效果上区别细微，被异议商标指定使用商品“玩具；运动球类；高尔夫球杆；球及球拍专用袋”与原异议人引证商标一、、二指定使用商品在功能、用途、销售渠道等方面相似，因此，双方商标已构成使用在上述类似商品上的近似商标。被异议商标使用在其它非类似商品上可以起到区别商品来源的作用，应不会造成消费者的混淆误认。原异议人称被异议人违反诚实信用原则，恶意复制、摹仿其驰名商标以及被异议商标的注册和使用侵犯其著作权并易产生不良影响证据不足。依据《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十五条及《商标法实施条例》第二十八条规定，我局决定被异议商标在“玩具;运动球类;高尔夫球杆;球及球拍专用袋”商品上不予注册，在其余商品上准予注册。
申请人复审的主要理由：申请人的“鳄鱼恤”等商标已为中国公众熟知，成为家喻户晓的驰名商标，且申请人在原异议人引证商标之前在类似商品上早有已获准注册的商标，与原异议人商标共存不会引起公众混淆误认。被异议商标与引证商标一、二未构成类似商品上的近似商标。被异议商标的申请注册正是基于申请人与原异议人已达成协议，原异议人已出具书面文件同意本案商标的注册。请求准予被异议商标的注册。
申请人向国家商标局评审委员会提交了以下主要证据（光盘证据）：
1.有关申请人的媒体报道等广告宣传材料；
2.申请人商标及产品获奖资料；
3.专卖店清单、店面照片；
4.申请人商标注册信息；
5.申请人公司介绍图册等其它相关证据。
原异议人在规定期限向国家商标局评审委员会提交意见及证据。
经审理查明:1.被异议商标由申请人于2004年3月16日提出注册申请，经驳回复审程序后于2015年12月20日通过初步审定，指定使用在第28类玩具、纸牌等商品上。
2.引证商标一于1995年3月23日向商标局提交领土延伸保护申请，经驳回复审程序后商标局于2011年7月25日出具注册证明，核定使用在第28类娱乐品，玩具等商品上，有效期至2015年3月23日。在无效宣告程序中被国家商标局评审委员会宣告无效，现仍处在诉讼程序中。故至国家商标局评审委员会审理时，引证商标一仍为有效在先注册商标。引证商标一为申请人所有。
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引证商标二于被异议商标申请注册日前获得我国领土延伸保护，核定使用在第28类玩具、圣诞树用装饰品（照明用具除外）商品上，现为有效在先注册商标。引证商标二为申请人所有。
引证商标三因无正当理由连续三年不使用已被商标局撤销，该撤销决定现已生效，撤销公告刊登于第1241期《商标公告》。故被异议商标与引证商标三之权利冲突已不存在。
引证商标四被商标评审委员会（2013）商评字第136337号撤销复审决定书裁定予以撤销。在诉讼中，一审、二审法院均维持了国家商标局评审委员会的裁定，该撤销复审决定现已生效。故被异议商标与引证商标四之权利冲突已不存在。
国家商标局评审委员会认为，本案中商标局作出被异议商标在部分商品上不予注册的决定，根据《中华人民共和国商标法》第三十五条第三款的规定，申请人向国家商标局评审委员会提出复审申请，本案的审理范围仅针对被商标局决定不予注册的“玩具、运动球类、高尔夫球杆、球及球拍专用袋”四项商品，即被异议商标在其指定使用的玩具、运动球类、高尔夫球杆、球及球拍专用袋四项商品上是否应核准注册。
原异议人主张的《中华人民共和国商标法》第七条为总则性条款，国家商标局评审委员会将根据原异议人的具体评审理由并适用相应的实体条款予以审理。
关于被异议商标注册是否违反《中华人民共和国商标法》第四条的规定。申请人是否具有申请注册商标的主体资格，已由商标局在受理商标注册申请时进行了审查，本案中，原异议人提交的证据不足以证明申请人不具备合法的主体资格，因此其申请注册被异议商标符合《中华人民共和国商标法》第四条规定。原异议人依据该条款的主张国家商标局评审委员会不予支持。
原异议人称被异议商标与引证商标一至四构成使用在类似商品上的近似商标。依据国家商标局评审委员会审理查明2，引证商标三、四与被异议商标的权利冲突已不存在，故国家商标局评审委员会不再予以评述。被异议商标由中文“鳄鱼恤”、英文“CROCODILE”、“SINCE 1952”及图形构成，与引证商标一、二图形在构成要素、呼叫、整体视觉效果上存在较大差异。同时，依据原异议人及申请人提交的共存协议约定申请人在中国大陆地区可以申请注册的关于鳄鱼图形的商标限于“鳄鱼恤 CROCODILE SINCE 1952及图”等5种情形，本案被异议商标的注册申请符合上述协议的约定的5种情形，且申请人与原异议人多年来通过对各自商标的宣传使用，其“鳄鱼恤”系列商标、“鳄鱼图形”系列商标已形成较稳定的市场区分，故被异议商标与引证商标一、二均未构成《中华人民共和国商标法》第三十条所指的使用在相同或类似商品上的近似商标。
原异议人主张依据《中华人民共和国商标法》第十三条第三款对被异议商标予以规制。国家商标局评审委员会认为，被异议商标“CROCODILE 鳄鱼恤 SINCE 1952及图”未构成对引证商标一、二图形的复制摹仿，且被异议商标指定使用的玩具、运动球类、高尔夫球杆、球及球拍专用袋商品与原异议人主张有较高知名度的服装等商品差异较大，被异议商标的注册使用不易误导公众，致使原异议人利益可能受到损害。因此，被异议商标的申请注册未构成《中华人民共和国商标法》第十三条第二款所指情形。
原异议人主张被异议商标侵犯了其在先著作权。但其提交的著作权登记证书登记时间晚于被异议商标申请日，且被异议商标与原异议人的《鳄鱼图形》作品未构成相同或实质性相似，故被异议商标的申请未侵犯原异议人的在先著作权，未构成《中华人民共和国商标法》第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”所指情形。
《中华人民共和国商标法》第十条第一款第（七）项规定是指商标对其指定使用商品的质量等特点作了超过固有程度的表示，容易使公众对商品的质量等特点产生错误的误认。《中华人民共和国商标法》第十条第一款第（八）项所指的具有不良影响是指商标本身的图形、文字或其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。国家商标局评审委员会认为，被异议商标不属于上述条款所指的情形，故被异议商标的注册未违反《中华人民共和国商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项的规定。
《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款所指的以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的情形，是指在申请注册商标时向商标局采取了欺骗行为，或存在其他扰乱注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或以其他方式谋取不正当利益的手段，申请人主张该条款缺乏充分的事实依据，故国家商标局评审委员会不予支持。
综上所述，申请人所提复审理由成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十五条第三款的规定，国家商标局评审委员会决定如下：
被异议商标在全部复审商品上予以核准注册，由国家商标局评审委员会移交商标局办理相关事宜。
依照《中华人民共和国商标法》第三十五条的规定，原异议人如对本决定不服，可以依照《中华人民共和国商标法》第四十四条、第四十五条的规定向国家商标局评审委员会请求宣告该注册商标无效。"
第3961541号“CROCODILE 鳄鱼恤 SINCE 1952及图”商标
申请/注册号：3961541 商标申请日期：2004-03-16 国际分类：28类 健身器材
初审公告日期：2015-12-20 注册公告日期：2018-10-28 专用权期限：2016-03-21至2026-03-20
申请人：鳄鱼恤有限公司
商品/服务项目：非与电视机连用的游戏机(2801)、玩具(2802)、纸牌(2803)、运动球类(2804)、高尔夫球杆(2804)、球及球拍专用袋(2804)、竞技手套(2809)、棒球手套(2809)、保护垫(成套运动服部件)(2809)、溜冰鞋(2809)
